Курдюкова Н.Н., к.ю.н., L.LM, патентный поверенный
Товарный знак (знак обслуживания) предназначен для индивидуализациии товаров и услуг индивидуального предпринимателя или юридического лица. Для целей настоящей статьи под товарным знакам будут пониматься как зарегистрированные товарные знаки, так и обозначения, которые не зарегистрированы в качестве товарного знака.
Регистрировать в качестве товарного знака можно различные виды обозначений, а также их комбинации. Например, словесные, звуковые, цветовые и другие обозначения. Однако, прежде чем подать заявку на регистрацию того или иного обозначения нужно решить ряд вопросов:
- во-первых, нужно понять какой именно товар(ы) и услугу(и) Вы планируете продвигать с помощью товарного знака;
- во-вторых, как именно будет выглядеть товарный знак при размещении на продукте, предмете, сайте, рекламных и других материалах;
- в-третьих, определиться с территорией, на которой планируется использовать товарный знак в качестве средства индивидуализации;
- в-четвертых, проанализировать какие обозначения/товарные знаки используют Ваши конкуренты, какие ассоциации могут возникнуть при использовании Вашего товарного знака у потребителя, провести патентный поиск или точнее поиск на тождество и сходство выбранного или придуманного Вами обозначения с уже зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями. Такой поиск лучше проводить как по открытым источникам, так и официальным сайтам и ресурсам патентных ведомств.
Хотелось бы дать несколько базовых рекомендаций для потенциальных заявителей при определении перечня товаров и услуг для регистрации обозначения. С одной стороны, перечень должен охватывать те товары и услуги, которые Ваша компания ещё пока не использует на рынке (в гражданском обороте), а только планирует использовать в ближайшие год или два. С другой стороны, не нужно пытаться включить туда все 45 классов по Международной классификации товаров и услуг. В случае, если Вы планируете привлекать штатного или внештатного юриста или патентного поверенного для подачи заявки на регистрацию товарного знака, то как минимум Вы должны привести названия Ваших товаров или услуг (иногда лучше их проиллюстривать) для того, чтобы можно было правильно проклассифицировать товары и услуги или проверить уже имеющуюся классификацию.
Теперь, что касается регистрации словесных или комбинированных обозначений со словесным обозначением. На предварительном этапе у Вас должно быть несколько вариантов словесного обозначения для регистрации в качестве товарного знака. Желательно, чтобы было понятно какое из них имеет приоритетное значение, а какие второстепенное.
На этапе патентного поиска при условии, что нет абсолютных оснований в регистрации обозначения в качестве товарного знака (таких как отсутствие различительной способности, а также в случае, если обозначение является всеобще употребимым, общепринятым символом и термином, характеризует товар(ы) либо представляет собой форму товаров[1]) часть обозначений скорее всего будет не рекомендована к регистрации для части товаров и/или услуг. Соответственно, Вам придется выбирать из тех обозначений, при проведении поиска, для которых не было выявлено тождественных либо сходных до степени обозначений.
В качестве базовой нужно регистрировать словесный товарный знак в черно-белом варианте так называемых стандартных характеристиках. Это позволяет сразу добиться следующего: получить максимальный объем охраны, а также отложить вопрос с определением лучшего варианта логотипа для нанесения на товар или размещения на сайте или рекламных материалах.
Все комбинированные варианты лучше регистрировать чуть позднее. Здесь также нужно учитывать, что иногда цветной логотип лучше регистрировать для более узкого перечня товаров и/или услуг. Для отдельных групп товаров он может просто не подойти (плохо печатается на данном виде материала, слишком большой для размещения на таком товаре и другим причинам).
Из плюсов регистрации именно цветного комбинированного обозначения можно отметить следующее: лучше служит для защиты бренда от контрафакта, т.к. позволяет легче выявить признаки по которым таможенные и другие органы, а также организации могут отличить контрафактный товар от неконтрафактного; позволяет бороться с копированием контрафактчиками не только самого словесного обозначения, но также и Ваших корпоративных цветов, размещенных на продукте. Иными словами именно комбинированные товарные знаки лучше служат цели защиты бренда от контрафакта, а также соблюдению правил использования товарного знака партнерами компании.
В определенных случаях зарегистрировать товарный знак возможно только при условии предоставления доказательств того, что товарный знак приобрел различительную способность до даты приоритета заявки и он способен индивидуализировать товары и услуги заявителя. Это актуально для товарных знаков, которые хотя и характеризуют товар или услуги, но в результате активного и широкого использования ассоциируются у обычного потребителя с определенной компанией. В качестве примера можно привести товарный знак «ФОТОПРОЕКТ» для фототоваров.
При формировании комплекта документов и использовании товарного знака важно, чтобы и в самой рекламной кампании и во всех документах на размещение рекламы, договорах на проведение опросов с общественным мнением, было указано одно и того же юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель. Если Ваш товарный знак приобрел достаточную известность на рынке и, по Вашему мнению, приобрел различительную способность можно задуматься о регистрации данного товарного знака.
Допустим обозначение выбрано и Ваш отдел продаж считает, что нужно зарегистрировать обозначение на территории ЕС, России и Индии. Какие альтернативные пути регистрации товарного знака у Вас появляются в этом случае? У Вас есть как минимум четыре варианта регистрации товарных знаков:
- подать на регистрацию три отдельные заявки (одну региональную – европейскую и две национальные);
- подать заявку в одной из стран по выбору, а в других в течение 6-ти месяцев с использованием конвенционного приоритета;
- подать одну базовую заявку и одну международную с указанием двух других стран;
- подать отдельные заявки в национальные ведомства стран ЕС, а также две национальные заявки в России и Индии.
Выбор конкретного варианта будет зависеть от ряда факторов. Среди них следует отметить следующие: цели регистрации, бюджет и сроки.
Преимущества Мадридской системы регистрации товарного знака
Если компании необходимо зарегистрировать товарный знак на территории нескольких стран имеет смысл рассмотреть варинт подачи международной заявки в рамках Мадридской системы регистрации товарного знака. Мадридский союз и Мадридская система регистрации товарного знака существуют с конца XIX века и по состоянию на начало 2018 года охватывали 116 стран или 80% международной торговли[2]. Мадридская система основана на двух основаполагающих универсальных муждународных документах – Мадридской конвенции о регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 года и Мадридском протоколе к ней от 27 июня 1989 года. Помимо них следует также отметить Общую и Административную инструкции, в которых детально прописаны отдельные процедуры в рамках Мадридской системы.
Среди преимуществ Мадридской системы следует отметить следующие:
- Подача двух заявок (одной национальной и одной международной) вместо трех и более заявок.
- Возможность более простого мониторинга и администрирования своего товарного знака.
- Экономия средств на регистрацию товарных знаков.
К минусам следует отметить следующие:
- Правоохранительные органы ряда стран относятся с недоверием к международным регистрациям товарных знаках.
- В некоторых случаях возникают дополнительные затраты ввиде получения выписок, заверенных копий, а также перевода международных регистрации на национальный язык договаривающегося государства.
Преимущества национальной регистрации товарных знаков:
Как правило, более короткие сроки регистрации товарных знаков по национальной процедуре.
Проще реализовывать меры и действия по защите товарного знака.
Отсутствие необходимости перевода свидетельства на национальный язык договаривающегося государства.
Региональные системы регистрации товарных знаков
На сегодняшний день существуют три крупные региональные системы, которые среди прочего занимаются регистрацией региональных товарных знаков. Среди них одна европейская и две африканские системы.
Выдачей европейских товарных знаков занимается Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (название на английском языке — European Union Intellectual Property Office), аббревиатура (EUIPO). Данная система позволяет получить товарный знак, действующий на территории всех стран Европейского Союза. По состоянию на июль 2018 года, таких стран 28[3]. При этом, в случае получения отказа в регистрации европейского товарного знака, такой знак может быть легко преобразован в национальные заявки на товарные знаки. Единственное, что надо учитывать, что некоторые «вольные» города в Германии, не охватываются данной регистрацией и для охраны в них нужно подавать национальную заявку.
Регистрация товарного знака по Банжульскому Протоколу от 24 ноября 1995 года в Африканской региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС) (название на английском языке African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)) напоминает Мадридскую систему необходимостью указания договаривающихся государства и также сроком для получения уведомлений от национальных ведомств договаривающихся государств. По состоянию на 2016 г. следующие государства подписали Банжульский Протокол: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Либерия, Малави, Намибия, Свазиленд, Танзания, Уганда[4].
Еще одной региональной системой охраны интеллектуальной собственности является Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ). Она была создана на основе Бангинского Соглашения от 2 марта 1977 г, пересмотренного 24 февраля 1999 г. В соответствии с ним по общему правилу подается одна заявка на регистрацию товарного знака непосредственно в ОАПИ, за исключением случаев, когда одна из стран-участниц не требует подачи заявки через свое национальное ведомство. По состоянию на 2016 г. следующие государства являются членами ОАПИ: Бенин, БуркинаФасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Биссау, Камерун, Коморские острова, Конго, Кот д’Ивуар (б. Берег Слоновой Кости), Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея (большинство государств входят в зону французского франка (КФА/CFA)
Таким образом, выбор конкретного пути и способа регистрации товарного знака непосредственно зависит от целей и задач либо проблем, которые заявитель хочет решить путем регистрации товарного знака. В случае, если у Вас возникли вопросы или проблемы в регистрации товарных знаков, свяжитесь с нами по электронной почте: osnpatent@mail.ru либо контактной форме на сайте.
[1] См. более подробно ст. 1483 ГК РФ Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака/«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
[2] См. Подробнее о Мадридской системе на http://www.wipo.int/madrid/ru/members/
[3] См. более подробно о европейских товарных знаках https://euipo.europa.eu/
[4] См. более подробно о Банжульском Протоколе http://www.aripo.org/http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=301521
