Определение патентоспособности изобретений в Европейской и Евразийской патентных системах

Курдюкова Н.Н., к.ю.н., L.LM, патентный поверенный

Для того, чтобы решить нужно ли подавать заявку на регистрацию изобретения необходимо определить является ли данное изобретение патентоспособным. Перед тем как ответить на данный вопрос нужно проанализировать два критерия, а именно соответствует ли данное изобретение условиям патентоспособности, а также относится ли оно к перечню непатентоспособных изобретений.

Теперь хотелось бы остановиться на этих двух критериях подробно на примере того, как решается данный вопрос в Европейской и Евразийской региональных патентных системах.

§1. Условия патентоспособности изобретения

Основополагающие условия патентоспособности изобретения обе, Европейская и Евразийская, патентные системы определяют одинаково. Во-первых, европейский и евразийский патенты выдаются только на то изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Однако определение названных трех условий патентоспособности дается в различных по значимости нормативных актах: в ЕПС непосредственно в Европейской патентной конвенции (стст. 54-57), а в ЕАПС данное определение отнесено Евразийской патентной конвенцией к её Патентной инструкции (ст. 14 ЕАПК). Во-вторых, обе патентные системы признают указанные три условия патентоспособности как необходимые и достаточные для признания изобретения охраноспособным. В-третьих, согласно смыслу ЕПК и Патентной инструкции к ЕАПК, названные три условия патентоспособности независимы друг от друга. Вместе с тем, поскольку изобретение считается патентоспособным только при одновременном наличии всех этих трех условий, постольку можно говорить об их кумулятивном характере. Несоответствие изобретения, хотя бы одному из данных условий, не позволяет признать его патентоспособным.

Несмотря на то, что в ЕПК и в Патентной инструкции к ЕАПК условие промышленной применимости приводится после новизны и изобретательского уровня, в практике экспертизы заявок оценка промышленной применимости проводится, как правило, в первую очередь. Это объясняется тем, что исследование заявленного изобретения в отношении этого условия патентоспособности наименее трудоемко и его легко осуществить на начальном этапе экспертизы. Следовательно, если заявленное изобретение заведомо не отвечает условиям промышленной применимости, то считается неоправданным тратить время и силы на оценку его новизны и изобретательского уровня.

Оценка новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в строгой последовательности: сначала оценивается элемент новизны изобретения; если изобретение признается новым, то на следующем этапе определяется, насколько этот элемент новизны имеет изобретательский уровень.

Новизна. Понятие патентной новизны состоит из двух элементов: 1) из понятия данного уровня известных идей (определительный уровень) и 2) из некоторого плюса, поставленного над этим уровнем (определенный избыток). В Европейской и Евразийской патентных системах уровень, исходя из которого, будет признана новизна, определяется во многом аналогичным способом и может быть весьма разнообразным. Так, «известным» считается только то, что было известно при определенных условиях места, времени или лиц.[1] Следовательно новизна, превышающая данный определительный уровень, носит относительный характер.

Например, в соответствии со ст.54 ЕПК, изобретение считается новым, если о нем не известно из уровня техники. При этом под уровнем техники понимается всё, что стало общедоступной информацией путем письменного или устного описания, использования или любым другим способом до даты подачи заявки на европейский патент. Уровень техники включает также содержание заявок в первоначально поданной редакции.

Аналогично, в соответствии с правилом 3 Патентной инструкции к ЕАПК изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники включает все сведения, которые стали общедоступными в мире до даты подачи заявки в Евразийское патентное ведомство или, если испрошен приоритет, до даты её приоритета.

Как следует из приведенных определений, предшествующий уровень техники включает в себя всё, что стало доступно общественности любыми законными средствами до даты подачи заявки. Иначе говоря, сведения о предшествующем уровне техники должны носить общедоступный характер. Для того чтобы те или иные сведения можно было бы считать общедоступными, они должны законным образом быть представлены общественности таким образом, чтобы любой желающий мог ознакомиться с ними, имел возможность получить необходимую информацию. При этом к общедоступным сведениям не относятся сведения, полученные секретно или конфиденциально в силу служебных обязанностей, например в процессе проведения экспериментальных работ.[2] При оценке общедоступности сведений не имеет никакого значения, был ли кто-нибудь фактически знаком с данной информацией и понял ли её сущность. Таким образом, общедоступность имеет объективный характер, не связанный с субъективным характером её восприятия. Для того чтобы считать данную информацию общедоступной, достаточно того, что она представлена таким образом, который позволял бы любому человеку ознакомиться с ней и понять её сущность.

Виды информации об изобретении, которые могут считаться общедоступными, Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции не определяет. Однако, исходя из мировой практики, под такими видами предполагаются: публикации описания изобретения; публичное выступление; публичное использование изобретения. Наиболее распространенным видом информации являются любого рода публикации, в которых раскрыто содержание изобретения (книги, статьи, патентная документация, чертежи, рисунки и т.д.). Публикация чертежей или рисунков также относится к сведениям, которые могут опорочить новизну изобретения. При этом необходимо, чтобы чертежи или рисунки были представлены в таком виде, который бы позволял без описания понять сущность изобретения.

Новизна изобретения может быть опорочена раскрытием информации до даты подачи заявки, поэтому в европейском и евразийском праве содержатся положения, защищающие заявленные изобретения. Так, согласно ст.55 ЕПК, разглашение изобретения не принимается во внимание, если оно имело место не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявки на европейский патент и явилось прямым или косвенным результатом: очевидного злоупотребления, совершенного в отношении заявителя или его правопредшественника; или того факта, что заявитель или его правопредшественник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках на основании подписанной 22 ноября 1928 г. в Париже и пересмотренной в последний раз 30 ноября 1972 г. Конвенции о международных выставках.

Подобным образом, в соответствии с правилом 3(3) Патентной Инструкции к ЕАПК, не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие относящейся к изобретению информации, которое сделано самим изобретателем, заявителем или любым другим лицом, получившем прямо или косвенно эту информацию, при условии, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрошен. При этом обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на заявителе. Таким образом, мы наблюдаем сходство в том, как данная проблема решается в обеих региональных патентных системах.

Изобретательский уровень в Евразийской патентной системе или аналогично изобретательская деятельность в Европейской патентной системе, является одним из 3-х условий патентоспособности изобретения.

В соответствии с правилом 3 Патентной инструкции к ЕАПК изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники. Как следует из данного определения, оценка изобретательского уровня производится относительно специалиста, для которого изобретение не должно очевидным образом вытекать из предшествующего уровня техники. Следовательно, изобретательский уровень определяется исходя из предшествующего уровня техники, гипотетической фигуры специалиста и критерия очевидности.

Из изложенного следует, что предшествующий уровень техники является основой для определения новизны и изобретательского уровня. Однако при оценке изобретательского уровня в уровень техники не включаются ранее поданные заявки, если они не опубликованы до даты подачи заявки или до даты приоритета, если он испрошен. Такое ограничение обусловлено требованием общедоступности на дату подачи заявки информации, которой должен руководствоваться специалист при проверке соответствия изобретения требованию изобретательского уровня.

В практике охраны изобретений критерий «изобретательский уровень» является наиболее сложным для оценки и поэтому наиболее часто оспариваемым при рассмотрении дел, связанных с опротестованием правомерности выдачи патентов по техническим причинам.

В Европейской патентной системе употребляется другой термин: «изобретательская деятельность». Однако принципиальной разницы между понятиями «изобретательский уровень» и «изобретательская деятельность» нет. Такой вывод позволяет сделать анализ статьи 56 ЕПК, раскрывающей понятие «изобретательская деятельность» в качестве условия патентоспособности: изобретение считается основанным на изобретательской деятельности, если оно не вытекает для специалиста очевидным образом из уровня техники.

«Неочевидность» изобретения в обеих патентных системах является критерием, который оценивается с точки зрения специалиста. По своей сути введение «специалиста» в установление изобретательского уровня и изобретательской деятельности является юридической фикцией, аналогичной фигуре «доброго отца семейства (bonus pater familias)», утвердившейся в мировой практике ещё со времен римского права. Вместе с тем, несмотря на гипотетический характер специалиста, к нему предъявляются вполне конкретные требования: 1) с точки зрения его личных качеств, специалист образован и активен, что означает его возможность использовать свои профессиональные знания в полной мере; 2) с профессиональной точки зрения этот специалист обладает обычными знаниями в рассматриваемой области техники; имеется в виду, что он в курсе проблем и утвердившихся мнений в этой области.

Юридическая практика обеих патентных организаций выработала определенное отношение к фигуре специалиста – это не конструктор, а пользователь объекта изобретения. Он знает, как действовать в данной области, но он не может создавать изобретения. В литературе отмечается, что иногда уместнее говорить о группе специалистов, чем об одном человеке, например, когда это касается некоторых передовых технологий[3]. Детально вопрос о специалисте рассмотрен в прецедентных нормах Европейской патентной системы. Например, в деле Т424/90 Техническая апелляционная палата постановила, что в реальности эксперт по полупроводникам должен проконсультироваться у специалиста по плазме, если его проблема касается технического усовершенствования устройства для генерации ионной плазмы. В деле Т99/89 Палата также решила, что под «компетентным специалистом» можно подразумевать группу из двух или более экспертов из соответствующих областей.

Таким образом, техническое решение, созданное на «стыке» двух или нескольких областей, требует участия разных соответствующих специалистов. Но при этом возникает вопрос, как формулировать общий вывод об очевидности технического решения в целом. Здесь следует использовать науковедческий подход – «восприятие факта и доказательства в пограничных науках[4].»

Условная персона специалиста в технике и все, что с ней связано, позволяет представить проблемы патентного права в совершенно новом свете: во взаимосвязи последних с науковедческими проблемами, в частности, науко-технической терминологией[5].

Из вышеперечисленного следует, что термин «специалист» неразрывно связан с понятием области техники. Как правило, под «областью техники» понимается область техники, которая охватывается формулой изобретения. Однако, если изобретение касается нескольких областей техники, то предполагается, что специалист должен обладать знаниями во всех этих областях. Это положение в практике Европейского патентного ведомства известно как концепция «команды экспертов». Например, в лазерной технологии под специалистом понимается команда из 3-х экспертов – по одному эксперту в области физики, электроники и химии соответственно.

При оценке изобретательского уровня с позиции специалиста предшествующий уровень техники должен быть взят во всей совокупности. Это существенно образом отличает содержание данного критерия патентоспособности от оценки новизны изобретения, при которой может быть противопоставлен только один объект, исходя из концепции идентичности. Нельзя требовать от специалиста знания всех областей техники одинаково. Он обладает нормальными знаниями в области, к которой относится изобретение, или в смежных областях, но он не может знать области, далекие от рассматриваемой или вообще не связанные с ней.

Понятие изобретательского уровня содержит ещё один критерий — «очевидность». Изобретение не имеет изобретательского уровня, если «специалист» может его реализовать, используя профессиональные знания предшествующего уровня техники путем простого выполнения операций и комбинации средств, раскрытых данным уровнем техники. Изобретательский уровень оценивается путем исследования поставленной изобретателем проблемы и средств, которые были использованы для того, чтобы решить эту проблему.

Наряду с рассмотренными объективными показателями оценки изобретательского уровня, в мировой практике широко используются так называемые «вспомогательные критерии оценки изобретательского уровня». В частности, в юридической практике многих европейских стран-участниц ЕПК, а также США и Канады для оценки изобретательского уровня выработаны следующие косвенные критерии: коммерческий успех, сопутствующий изобретению; сложность решаемой задачи и преодоление трудностей на пути её решения; технический прогресс; решение проблемы, которая долгое время не могла быть решена; преодоление скептицизма в данной области техники; новый неожиданный результат; множество выданных на данное изобретение лицензий; высокие затраты, связанные с исследованием и разработкой; имитация и подделка со стороны конкурентов; преодоление сложной процедуры получения патента, получение параллельных патентов на данное изобретение за границей и т.д. С учетом отсутствия принципиального различия в определении основополагающих условий патентоспособности в Европейской и Евразийской патентных системах можно ожидать, что правоприменительная евразийская патентная практика при оценке изобретательского уровня также пойдет по этому пути.

Промышленная применимость. В соответствии со ст.57 ЕПК изобретение считается промышленно применимым, если его предмет может быть изготовлен или использован в любой отрасли промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве. В правиле 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции говорится, что «изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности». Таким образом, понятие промышленной применимости в Инструкции к Евразийской конвенции по сравнению с его определением в ЕПК является более широким, так как говорит об использовании изобретения не только в любых отраслях промышленности, но и в других областях человеческой деятельности, что благоприятно сказывается на полноте охвата патентной охраной изобретений в ЕАПО.

Критерий промышленной применимости тесно связан с понятием использования изобретения. Под «использованием», исходя из мировой юридической практики, понимается эксплуатация изобретения или его изготовление. Достаточно того, чтобы изобретение могло быть изготовлено, т.е. могло приобрести форму устройства или вещества, чтобы считать его отвечающим критерию промышленной применимости. Изобретение может быть использовано, если оно обладает свойствами, позволяющими ему получить заявленный технический эффект.

Не следует смешивать понятие «промышленная применимость» с понятиями «полезность» или «технический прогресс». Критерий промышленной применимости не имеет ничего общего с экономической рентабельностью изобретения. Несмотря на это, технический аспект является очень важным при оценке промышленной применимости.

Важным условием оценки промышленной применимости является требование возможности изготовления изобретения. Если в заявке описана лишь теоретическая идея и результат не может быть получен, как в случае с «вечным двигателем», то тогда гипотетический специалист не может получить результат, описанный в заявке. Возможен и такой случай, когда результат получен чисто случайно, и изобретатель не в состоянии описать способ его получения, т.е. отсутствует детерминированное правило получения указанного результата. В этом случае изобретение также не отвечает критерию промышленной применимости.

При оценке промышленной применимости важным обстоятельством является условие реализации изобретения «специалистом». Это требование не следует смешивать с условием полного раскрытия изобретения в описании заявки. Как правило, раскрытие считается неполным, если изобретателем не раскрыт элемент, который он знает, но по какой-то причине посчитал возможным не описывать. В этом случае суд может вынести решение в пользу действительности патента, если докажет, что изобретение может быть воспроизведено специалистом в этой области техники.

В то же время, по мнению ряда авторов, если никто не в состоянии воспроизвести описанное в заявке изобретение, то можно говорить о том, что изобретение не отвечает критерию промышленной применимости[6].

Таким образом, если, несмотря на описание и все, содержащиеся в заявке сведения об изобретении, последнее не может быть реализовано или описанный результат не может быть получен, то тогда считается, что изобретение не отвечает критерию промышленной применимости. Следует также отметить, что представления о том, является та или иная группа изобретений промышленно применимой, менялось с течением времени. Так, долгое время в странах-членах Европейской патентной конвенции не считались промышленно применимыми, согласно представлению о том, что изобретение «на медицинское применение» не отвечает условию промышленной применимости, не учитывает всех аспектов этого критерия, такие две категории изобретений, как изобретения, относящиеся к применению известных веществ для лечебных целей, и изобретения, которые относятся к применению известного лекарственного препарата по новым показаниям[7]. В настоящее время эти категории изобретений патентоспособны почти во всех развитых странах, а также в соответствии с европейским и евразийским региональным патентным правом, что благоприятно сказалось на деле патентования.

2. Непатентоспособные изобретения

Для того, чтобы получить охрану, изобретение должно иметь технический характер, т.е. должно решать техническую проблему и предусматривать технический вклад в уровень техники[8]. Термин «технический» — производное от слова «техника» (от греч. techne – искусство, мастерство[9]) и, следовательно, должен соответствовать смысловому содержанию этого понятия. В Словаре русского языка С.И. Ожегова[10] приведены три значения слова «техника»: «1. Совокуп­ность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания мате­риальных ценностей (Овладеть техникой). 2. Совокупность приемов, при­меняемых в каком-нибудь деле, мастерстве (Техника делопроизводства). 3. собир. Машины, механические орудия, устройства (Ремонт техники)».

Таким образом, формально для признания изобретения, имеющим технический характер достаточно, чтобы в формуле изобретения, выражающей его сущ­ность, содержался, по крайней мере, один технический признак. Такие при­знаки, в отличие от нетехнических, основаны на использовании законов природы или обусловлены проявле­нием этих законов.

В соответствии с п.2 ст.52 ЕПК не считаются изобретениями: a) открытия, а также научные теории и математические методы; b) эстетические творения (результаты художественного конструирования); c) планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, игр или деловой деятельности, а также программы для ЭВМ; d) способы представления информации. Следует подчеркнуть, что указанные положения исключают патентоспособность предметов и деятельности уже и в том случае, когда заявка на европейский патент касается, хотя бы одного из этих предметов или одной деятельности как таковых. Согласно п.4 данной статьи методы хирургического или терапевтического лечения организма человека или животного и методы диагностики, осуществляемые на организме человека и животного, также не считаются промышленно применимыми изобретениями, если только положение не касается продуктов, в частности веществ или смесей, для применения в одном из указанных методов.

Авторы статьи «Будет или нет ЕПО выдавать патенты на методы диагностики?» — утверждают, что термин «медицинские методы» является юридической фикцией[11]. Это утверждение основывается ими на социально-этических предположениях о возможности гарантировать медицинским работникам свободную практику в своей профессии без препятствий, которые неизбежно возникают при использовании патентов. Болезни людей и животных не должны быть предметом коммерческой деятельности, так как в противном случае это приведет к делению общества на две группы: на тех, кто может себе позволить необходимое лечение и на тех, кто этого не может.

Однако, на практике ЕПВ довольно часто отступает от вышеуказанных положений. Со временем, вопрос о патентоспособности диагностических методов последовательно был разрешен апелляционными палатами ЕПВ, создавшими широкий пласт прецедентных норм. Ведущим по этому вопросу является Решение Технической апелляционной палата по делу T0385/86 Брукер Медицинтехник[12], в котором содержится толкование термина «диагностический метод». В соответствии с данным Решением метод, для того чтобы его было можно признать диагностическим, должен заключаться в следующем: в начале исследуются полученные данные; затем полученные данные сравниваются со стандартными показателями; далее определяется степень отклонения полученных данных от стандартных показателей; и наконец, на основании установленной степени отклонения, определяется клиническая картина.

Следовательно, диагностические методы, на основании результатов которых можно определить, какой курс лечения необходим пациенту, исключаются из патентоспособности. Методы, показывающие только промежуточные результаты, исходя из смысла ст. 52 (4) ЕПК, вообще не признаются диагностическими методами, даже если они могут быть использованы для установления диагноза.

Однако, несмотря на то, что в деле Брукер Медицинтехник было дано ограничительное толкование понятия диагностических методов в соответствии со смыслом п.4 ст. 52 ЕПК, этому толкованию не всегда следовала правоприменительная практика. Позже было признано, что применяемый к человеку или животному метод, может быть запатентован в том случае, если желаемого результата может достичь специалист без специальных медицинских знаний и навыков.

В ЕПК говорится и о других исключениях из патентоспособности, при наличии которых патенты не выдаются (ст. 53 ЕПК). К ним, в частности относятся:

1. изобретения, публикации или использование изобретений, которые противоречат общественному порядку или добрым нравам (в Конвенции содержится оговорка, согласно которой такое использование изобретения не может рассматриваться в силу только того, что оно запрещено во всех или в части Договаривающихся государств законом или административным предписанием);
2. сорта растений или породы животных, а также преимущественно биологические способы выведения растений или животных (не применяется к микробиологическим способам и к продуктам, полученным этими способами).

Таким образом, ряд результатов творческий деятельности человека исключается нормами ЕПК из охраны европейскими патентами в качестве изобретений в силу того, что они не отвечают данному требованию.

Перечень объектов, которые не признаются изобретениями, существует также и в Евразийской патентной системе. Он содержится в правиле 3 Патентной инструкции к Евразийской конвенции. Он значительно полнее чем в ЕПК, хотя и не является исчерпывающим. Изобретениями в ЕАПО не признаются: научные теории и математические методы; представление информации; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; топологии интегральных микросхем; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей[13].

Евразийские патенты не выдаются на сорта растений и породы животных, а также на изобретения, коммерческое использование которых необходимо предотвратить в целях охраны общественного порядка и морали.

Исключение из охраны в качестве изобретений научных теорий, математических методов, открытий, которые по своей природе представляют собой объяснение или предположение существующих в природе явлений и закономерностей, объясняется тем, что они не могут быть прямо применены в промышленности. В то же время на базе научной теории или открытия, как правило, создаются наиболее существенные изобретения. Например, теория физики полупроводников не является патентоспособной, в то же время новые полупроводниковые приборы и способы их получения признаются изобретениями.

Решения, касающиеся лишь внешнего вида изделия, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, следует подразделять на две группы. К первой группе относятся произведения, представляющие собой так называемый результат «чистого искусства», которые по своему характеру и природе не могут быть промышленно применены. Ко второй группе относятся художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид изделий, которые признаются промышленными образцами. В отличие от произведений первой группы, промышленные образцы второй группы отвечают условию промышленной применимости. Вместе с тем, по своему характеру, охрана таких промышленных образцов преследует цель защиты внешнего вида изделий, а не технической сущности решения. Промышленные образцы второй группы пользуются охраной в соответствии со специальными нормативными актами[14]. В связи с отсутствием технического характера решения эти объекты исключены из охраны в качестве изобретений патентами ЕАПВ. В целом, можно констатировать существенный прогресс евразийского патентного права в определении непатентоспособных изобретений, по сравнению с европейским патентным правом, их перечень более полный и конкретный в определении их видов. Вместе с тем, проблема гармонизации национального законодательства договаривающихся государств-участников ЕАПК остается актуальной.

Согласно п. 1 ст. 52 ЕПК европейские патенты должны выдаваться на любые изобретения, которые допускают промышленное применение, которые новы и содержат изобретательский шаг, а п. 2 данной статьи содержит перечень объектов, которые не считаются изобретениями. К патентованию в ЕПВ также допускаются отнюдь не любые изобретения[15]. Более конкретные требования к патентоспособным изобретениям даются в Инструкции к ЕПК. Так, правило 27 (1) (а) предписывает указывать в описании область техники, к которой относится изобретение; правило 27 (1) (с) требует в описании рассматривать изобретение, как оно заявлено, в таких терминах, чтобы можно было понять техническую проблему и её решение, и устанавливать любые преимущества изобретения по отношению к существующему уровню техники. Наконец, правило 29 (1) говорит о том, что формула изобретения должна определять объект охраны в терминах технических признаков изобретения.

Таким образом, Инструкция к ЕПК требует от изобретения, чтобы оно относилось к области техники, решало техническую проблему и имело технические признаки. Иными словами, Инструкция к ЕПК вводит условие технического характера изобретения, которое в неявном виде фактически представляет собой четвертый критерий изобретения в дополнение к требованиям п.1 ст. 52 ЕПК. Это подчеркивается и тем, что в «Руководстве по экспертизе в ЕПВ[16]» (далее – Руководство») в главе IV части С, относящейся к патентоспособности, п. 2.1 обращает внимание эксперта на то, что все исключения из патентоспособности носят либо абстрактный (открытия, научные теории и т. п.), либо нетехнический (к примеру, резуль­таты художественного конструирования или представление информации) характер, тогда как изобретение в смысле ст. 52 (1) Конвенции должно быть как конкретным, так и техническим. Пункт 4.1 той же части С главы IV Руко­водства указывает, что промышленная применимость рассматривается как способность использования в любой отрасли промышленности, включая сель­ское хозяйство; промышленность следует понимать в широком смысле как включающую любую физическую деятельность «технического характера», т. е. деятельность, которая принадлежит к полезным или практическим умениям ­в отличие от эстетических. Эта деятельность не должна с необходимостью включать в себя использование машин или производство продуктов. При этом в п. 4.5 отмечается, что требование про­мышленной применимости не переси­ливает ограничения по ст. 52 (2) ЕПК.

ЕПК не дает определения понятия «изобретения», а лишь указывает ис­ключения из патентocпособности. За неимением точногo определения понятия «изобретение» термины «область техники» и «уровень техники» служат для указания на то, что рассматриваемый в заявке объект не должен относиться к результатам творчества в сфере теоретической науки или так называемых изящных искусств. Слово «техника» означает совокупность машин, устройств, орудий и т. п. в какой-либо отрас­ли производства, совокуп­ность навыков и приемов, а также совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей об­щества. Причем в технике материализо­ваны знания и производственный опыт, накопленные человечеством в процессе развития общественногo производства[17]. Можно добавить, что основное назначение техники состоит в облегчении и повы­шении эффективности трудовых усилий человека[18], то есть в рассматри­ваемом случае техника подразумевается именно в ее широком значении как сфера человеческой деятельности, имеющая своим результатом «целевые создания», а не «создание бесцельно прекрасного[19]».

Указание на «техническую проблему», решаемую изобретением, точно так же направлено не на указание конкретной отрасли промышленности, к которой относится эта проблема, но на ограничение объекта изобретения задачами, решаемыми в сфере «области техники» (в ее широком понимании), а не теоретических наук или изящных искусств. На это же фактически направлено и требование характеризовать изобретение техническими признаками (а не теоретическими или эстетическими понятиями). Поэтому требовать, чтобы объект изобретения относился к какой-либо новой области техники, имея в виду какую-то новую отрасль производства, это значит чрезмерно ужесточать критерии патентоспособности, тем более что практика ЕПВ опровергает такой жесткий подход. Действительно, известны, например, патенты ЕПВ N 0141633 (кл. А 23 L 1/187) на состав смеси для пудинга и N 0393361 (кл. А 21 D 13/08) на многокомпонентный пищевой продукт, в которых заявлены рецепты[20]. Никаких упоминаний чего-либо технического в них нет. Тем не менее эти объекты не подпадают под исключение из числа патентоспособных объектов из-за своей «нетехничности».

Можно указать на целые группы Международной патентной класси­фикации, где также не предполагается никакого технического характера заяв­ляемых изобретений, и, где реryлярно подаются заявки и выдаются патенты. На­пример, в классе А 63 F 3106 выдан патент ЕПВ N 0222931 на набор для иrpы в домино двусторонними фишками[21].

Одной из широко обсуждаемых в теории и практике проблем является патентоспособность бизнес-методов. В соответствии со ст. 52 (2) ЕПК, бизнес-методы не могут быть запатентованы. Однако, ст. 52 (3) Конвенции указывает, что это положение применяется к бизнес-методам как таковым. Поэтому, в литературе отмечается, что метод, имеющий технический характер, может быть запатентован, даже, если предмет данного изобретения включает бизнес- метод[22]. По этому пути идет практика. Так, в деле 2000г. по заявке на изобретение «Система пенсионных выплат[23]» было вынесено решение об отказе в регистрации данного изобретения. Основанием для этого решения послужило то обстоятельство, что данное изобретение не обладает техническим характером и в силу этого непатентоспособно[24]. Позиция апелляционных палат ЕПВ касательно патентования содержащих бизнес- методы изобретений, заключается в следующем: «если заявка содержит изобретение бизнес-метода как такового, то оно непатентоспособно; в случае, если изобретение содержит технический метод, или другими словами имеет технический характер, но включает в себя бизнес- метод, то оно подлежит патентованию[25].

Руководство по экспертизе 2003г. содержит следующие положения о патентовании содержащих бизнес-методы изобретений: схема организации коммерческих операций будет непатентоспособной. Однако, если в изобретении описывается устройство или технический процесс применения схемы, эта схема и такое устройство или технический процесс должны рассматриваться при проведении экспертизы как одно целое.

Патентование содержащих бизнес-методы изобретений до сих пор считается проблематичным, что связано с отсутствием ясности в нормативных актах, несмотря на развитие права и судебной практики. С одной стороны, ЕПК однозначно признает бизнес-методы непатентоспособными, но затем оставляет, предусматривающую исключения из этого общего правила лазейку, разрешая патентование, содержащих бизнес-методы изобретений, в случае, если они не содержат бизнес-методы как таковые. С другой стороны, Европейское патентное ведомство признает, что исключения из патентоспособности препятствуют главной задаче патентной системы – поощрять изобретательность. По этой причине ЕПВ пытается закрепить в нормативных актах и практике правдоподобную теорию для преодоления таких исключений[26]. Однако в настоящее время, фактом является признание содержащих бизнес-методы изобретений патентоспособными в Европе, что можно подтвердить большим количеством уже выданных патентов на такие изобретения[27]. Кроме того, определенное количество изобретений, содержащих торговые методы, находятся на стадии патентования.[28]

Таким образом, в Евразийской и Европейской патентных системах фактически введено условие технического характера изобретения, как бы четвертый критерий в дополнение к требованиям ст. 6 ЕАПК и п.1 ст. 52 ЕПК о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости изобретения.

В случае, если у Вас возникли вопросы или проблемы в международной регистрации изобретений, свяжитесь с нами по электронной почте: osnpatent@mail.ru либо контактной форме на сайте.

[1] См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. — М.: Статут , 2001. — С. 125.

[2] См.: Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское патентное законодательство (комментарий). — Всеросс. НИИ патентной информации, 1998. — С. 14.

[3] См.: Устинова Е.А., Челышева О.В. Средний специалист в европейской судебной практике. // Патенты и лицензии 2005. — № 3. — С. 10.

[4] См.: Науковедение: проблемы и исследования (научные открытия и его восприятие). — М.: Наука, 1971.

[5] См.: Устинова Е.А., Челышева О.В. Средний специалист в европейской судебной практике. // Патенты и лицензии. — 2005. — № 3. — С. 12.

[6] См.: Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Евразийское патентное законодательство (комментарий) — Всеросс. НИИ патентной информации, 1998. — С. 18.

[7] См.: Челышева О.В., Устинова Е.А., Назарова Л.С., Архангельская Н.В. Особенности патентного права в химии, фармацевтике, медицине. – М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. – С. 54.

[8] См.: Перегудова Ю. «Техническое решение» как критерий принципиально патентоспособного изобретения //Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. — № 5. -С. 23.

[9] Техника//Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия. 1987. – С. 1329.

[10] Техника//Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1986.

[11] См.:Schreiber, Ina Bourout, Gaёlle Nargolwalla, Cyra Will the EPO grant patents for diagnostic methods? //Managing Intellectual Property; 2005. World IP Contacts, P. 6-9.

[12] T 0385/86 — 3.4.1 Decision dated 25 September 1987 Bruker Medizintechnik (Title of the invention: “Verfahren zur nichtinvasiven Ermittlung von Messwerten innerhalb eines lebenden Körpers”)//Official Journal 1988. — P. 308

[13] Исключения из охраны разрабатываемых программ ЭВМ, как таковых, не означает исключение из охраны изобретений, связанных с использованием компьютеров. Реальный вклад в уровень техники, который является предметом формулы изобретения, должен определяться всей совокупностью (технических и не технических) признаков.

[14] См. подробнее о международной охране промышленных образцов Воронцов С. Гармонизация права в области промышленных образцов// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. – № 2.- С. 23-29; Абдуллин А.И. Гармонизация и унификация правовой ораны промышленных образцов в Европейском Союзе// Международное публичное и частное право. 2006 — № 3 (30)- С. 5-9; Лакомкина Т.Н. Мировые тенденции развития систем правовой охраны промышленных образцов — М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. – С. 81-97; Джермакян В.Ю. , Ведерникова И.А. Россия подписала Женевский акт Гаагского соглашения// Патенты и лицензии 2000. -№ 4 – С. 25-26

[15] См.: Ревинский О. Взгляды на правовую охрану изобретений, связанных с программным обеспечением, в Европейском патентном ведомстве // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2001- №12. – С. 13-15

[16] Implementing regulations to the Convention on the grant of European patents.// Official Journal of the EPO. 1995. 9 et seq.

[17] См.: Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1990. – С. 507.

[18] См.: Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 1329.

[19] См.: Lutz van Raden. Die Informatishe Taube. Uberlegungen zur Patentfahigkeit informationbezogener Erfindungen.// GRUR 1995. — No 7. — S. 451-458.

[20] EP0393361- Foodstuff comprising several components with a protective layer, process and composition for its preparation – SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. -<http://www.epoline.org/portal/public/registerplus> (дата последнего посещения 27.07.2007г.)

[21] См.: Patentability of methods of doing business// EPO Press Release, 18.08.2000 <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000> (дата последнего посещения 23.12.2006г.).

[22] См.: Patentability of methods of doing business// EPO Press Release, 18.08.2000 <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000> (дата последнего посещения 23.12.2006г.).

[23] Decision of the Technical Board of Appeal 3.5.1. of 8 September 2000 “Improved pension benefits system” Case number T 0931/95-3.5.1, 2000- < http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t950931eu1.pdf> > (дата последнего посещения 23.12.2006г.).

[24] Erwin J Basinski Business Method Patents in Europe — A Saussurean Explanation , 2001. <http://www.mofo.com/news/general.cfm?MCatID=7694&concentrationID=&ID=141&Type=5> (дата последнего посещения 23.12.2006г.).

[25] Anatoli Kalpakidou Business Method Patents. Should they survive in Europe? // International Journal of Law and Information Technology. 2005. — Vol. 13. — No 2 – P. 250.

[26] См.: Jeffry R. Kuester “Congress Takes Another Aim at Business Method Patents, Patent Strategy&Management, 2000. <http://kuesterlaw.com/hr5364.htm> (последнее посещение — 23.12.2006г.).

[27] См.: Arnould Engelfiert “Examples of Granted European Business Method Patents, Ius Mentis <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epoexamples/> (последнее посещение — 23.05.2006).

[28] См.: Keith Beresford European patents for software , E-commerce and business model inventions//World Patent Information. — 2001. — Issue No 3. — Volume 23. — P. 253-263.